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MEBUKI IP Small Talk ２月号（２０２５年）
目次
米国の特許出願（意匠特許出願も含む）の限定・選択要求への対応後にも注意を払うべし
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米国の特許出願（意匠特許出願も含む）の限定・選択要求への対応後にも注意を払うべし
代表パートナー・弁理士 長谷川洋
（１）米国において通常の特許出願（Utility Patent Application）や意匠特許出願(Design Patent Application)を行った後、審査官から、様々なオフィス・アクションを受けることがある。出願人が応答を要する代表的なオフィス・アクションは、限定・選択要求と、拒絶理由通知である。限定・選択要求は、正確には、限定要求と、選択要求とに分けられる。ここでは、話を単純にするために、限定要求を例に説明する。通常の特許出願の書類に、製造物の発明を特許請求する請求項群と、当該製造物の製法を特許請求する請求項群とが存在する場合、審査官は、それらの請求項群の間に単一性がないと認めるといずれかの請求項群を選ぶように出願人に求める。また、意匠特許出願の書類に、２セット以上の意匠群が存在する場合、審査官は、それらの意匠群の間に類似性がない（特徴が共通していない）と認めるといずれかの意匠群を選ぶように出願人に求める。これが限定要求である。
（２）限定要求を受けたとき、出願人は、いずれかの請求項群またはいずれかの意匠群を選択することになる。しかし、ここで、問題なのは、限定要求への対応から先の話である。先に述べたように、限定要求に対して、１つの請求項群を選択し、または１つの意匠群を選択すれば、限定要求の問題は解消する。当該選択の後、審査が進み、仮に特許許可通知を受けたときに、実は極めて重要な検討事項が生じる。それは、限定要求時に選ばなかった請求項群または意匠群を、別途、分割出願するかどうかを必ず検討することである。
（３）米国特許出願の場合、審査過程で放棄した部分については権利が及ばないと推定されるのである。これは、包袋禁反言（ファイルラッパー・エストッペル）といって、特許取得のために放棄した部分につき権利行使を禁ずる法理である。包袋禁反言は、かなり昔から知られているが、米国の場合、細かい部分は、判例の積み重ねによって決まっていく。日本企業が関係した有名な米国特許訴訟にフェスト事件がある。この事件は、米国特許の権利者であるフェスト株式会社がＳＭＣ社を特許権侵害で訴えた事件である。この事件の最高裁判決（判決日：2002年5月28日）は、重要な内容を含んでいる。それは、均等論と禁反言に関するものである。均等論と禁反言は、互いに密接な関係がある。この事件で確定し、今でも侵害成否を決める重要なことは、特許出願の審査中に特許を請求している範囲を狭めたりまたは放棄すると、その結果残った部分については、原則、特許権者は均等を主張できないことである。判決では、いわゆる削った部分を権利放棄したものと推定されると述べている（注１）。
（４）「みなされる」ではなく、「推定される」ので、権利放棄が１００％決定するわけではない。しかし、出願人（その後の特許権者）は、限定要求で選択しなかった部分について、実は権利放棄したわけではないと主張するのは、必ずしも容易とは言えない。したがって、特許許可通知を得た出願人は、限定要求で一旦審査から外した請求項群または意匠群をそのままにするのではなく、別途、分割出願して審査に供して権利を広くするべきか、コストを考慮して分割出願を行わないか、を検討すべきである。米国意匠特許の侵害訴訟において、７つの意匠群を含む出願に対して発せられた限定要求に対して、出願人が選択しなかった意匠群の特徴については放棄したものと判断された判決がでている（注２）。米国代理人は、特許許可通知の際に、このような点を忠告してくれるのなら安心であるが、必ずしもそうとは限らないので、出願人、および出願人と米国代理人との仲介を行う日本の弁理士は、十分に留意すべきである。
注１：フェスト事件の最高裁判決に見る米国における均等論
注２：Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC et al.,No. 2013-1199 , January 8, 2014
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